IPO・M&Aを見据えたスタートアップの知的財産デュー・デリジェンス

なぜスタートアップでは知的財産対応が後回しになりがちなのか？ 

スタートアップ経営の創業から成長初期にかけて、スタートアップ経営者は、プロダクトを作り、市場に出し、顧客を獲得し、資金をつなぐことを優先してしまうことが多くあります。限られた人員と資金の中で、今すぐ売上や成長につながる施策に経営資源を集中したいと考えるのは、ごく自然な判断です。このため、スタートアップの創業から成長初期にかけては、スタートアップ経営者は知的財産を後回しにしがちです。

しかし、知的財産に関しては、単に権利を取るかどうかだけが問題になるのではありません。技術やサービスの独自性をどのように守るか、ブランドをどのように育てるか、模倣や参入にどう備えるか、共同研究や業務委託の中で成果を誰のものにするか、等といった問題は、すべて事業戦略と密接につながっているはずです。つまり知的財産は、法務の問題というよりも、事業の土台そのものに関わるテーマといえます。

さらに、将来の出口戦略を考えると、その重要性は一層高まります。当初、IPOを目標としていたスタートアップでも、市場環境や事業の進展等によって、M&Aが合理的な選択肢と考え直すことがあります。

いずれの道を進むにせよ、知的財産の整理が不十分であれば、最後の局面で大きな不利益を被るおそれがあります。だからこそ、スタートアップは、知的財産を「余裕ができたら考えるもの」ではなく、事業が伸びるほど重要性が増す経営課題と考える必要があります。

知的財産デュー・デリジェンスとは？確認されるポイントを解説

知的財産デュー・デリジェンスとは、企業が保有し、または利用している知的財産について、その価値とリスクを整理したうえで、問題点を把握するための作業です。ここでいう知的財産には、特許や商標だけでなく、著作権、営業秘密、ノウハウ、データ、契約上の利用権等々、事業を支える様々な無形資産が含まれます。

ここで重要なのは、知的財産デュー・デリジェンスは「特許権、商標権を何件持っているか」を確認する作業ではない、という点です。本質はむしろ、企業の競争優位の源泉となっている技術、ブランド、コンテンツ、ノウハウが、きちんと守られ、使える状態にあるかを確認することにあります。特許権、商標権の数が多いことよりもむしろ、その企業にとって重要な資産がきちんと守られているかの方が重要です。

知的財産デュー・デリジェンスでは、例えば、以下のような点を確認・整理します。

1. 自社の主要技術やサービスに関する権利は本当に自社に帰属しているか？
2. 共同研究先や業務委託先、外部エンジニアとの契約で、成果物や改良技術の権利関係が曖昧になっていないか？
3. 職務発明規程その他の社内ルールが整備され、適切に運用されているか？
4. 企業名、サービス名、プロダクト名について、商標上の問題はないか？
5. 他社の特許権、商標権、著作権を侵害するリスクはないか？
6. 営業秘密として守るべき情報が、社内で適切に管理されているか？

とりわけ技術系スタートアップでは、創業者や従業員が生み出した発明が事業価値の中核になることが多いため、職務発明規程を含む社内の知財ルールの整備状況は、知的財産デュー・デリジェンスにおいて重要な確認事項となります。

なお、以上のような点を確認、整理することは、自社の価値の源泉や、自社の弱点を言語化することにもつながります。その意味で、知的財産デュー・デリジェンスは法務や知財のための作業にとどまらず、経営者が自社の強みを再確認する機会にもなります。

スタートアップで発生しやすい知財リスクとは？

知的財産を軽視した場合、単に「特許を取っていなかった」という話では終わらない場合があります。実際に、事業がある程度伸びてから、知的財産まわりの整理不足が経営上の問題として顕在化するケースが多くあります。以下で例を紹介します。

権利帰属の問題

スタートアップでは、創業初期に創業者同士で口頭合意だけのまま開発を進めたり、知人エンジニアや業務委託先に急ぎで開発を依頼したりすることが少なくありません。その段階では、スピードを優先するあまり、契約書の整備が後手に回ることもあります。

しかし、いざ重要な技術やソースコードが会社の中核資産になったとき、「その成果物は本当に会社のものか」という問題が浮上することがあります。その成果物が、実は会社のものでないことが判明した場合、事業の土台そのものが揺らぎかねません。

また、従業員や役職員が発明をした場合であっても、職務発明規程が未整備であったり、整備されていても社内で十分に運用されていなかったりすると、その発明についての権利の帰属が曖昧になりかねません。

このような不備は、主要技術が企業価値の中核になった段階で顕在化すると厄介です。元従業員や退職予定者との間で認識の食い違いが生じれば、出願や権利行使の前提が揺らぎかねません。

他社の知的財産権の侵害リスク

新しいサービス名を使い始めたものの、後から既存の商標権との抵触が判明してしまい、名称変更を余儀なくされるケースがあります。技術面でも、十分な検討をしないまま事業を拡大してしまい、後になって他社特許権の侵害が顕在化することがあります。

このような法的トラブル自体も決して軽い問題ではないのですが、それ以上に、プロダクト改修、ブランド再構築、営業停止リスク等々、スタートアップの成長スピードを大きく損なうという点で、経営に影響します。

ノウハウ・営業秘密管理の不備

ノウハウや営業秘密の管理は、見落とされやすい事項のひとつです。特許出願していない情報であっても、事業の優位性を支える重要な知見を企業が有している場合があります。

ところが、このような知見に係る情報へのアクセス権の制御や秘密保持ルールが曖昧なままでは、退職者や元委託先を通じて当該知見が流出し、競争優位が失われるおそれがあります。

したがって、スタートアップは、「権利化したもの」だけではなく、「本来守るべきだったのに、守る設計ができていなかったもの」も含めて、知的財産の管理を考える必要があります。

---

以上のように、知的財産を軽視することは、事業の足を止め、企業の評価を下げ、提携交渉を不利にすることにつながることがあります。そして最終的には、知的財産の問題がIPO準備やM&A交渉の局面で大きなマイナスに作用しかねません。

問題が起きてから対処するのでは、修正コストも高く、また選択可能な打ち手も限られてしまいます。したがって、知的財産に関する問題については「起きてから対応する」のではなく、「起きる前に整理しておく」ことが重要です。

知財リスクはIPO・M&A時の企業価値にどう影響するのか？

上述したように、IPOやM&Aといった出口戦略の局面では、知財リスクが企業の評価価値や取引条件に直結します。

IPOの場面では、スタートアップには、企業の成長可能性についての説明だけでなく、事業の継続性、内部管理体制、将来のリスク要因についての説明が求められます。その中で、自社の競争優位を支える技術やブランドの位置づけ、権利帰属の明確さ、侵害リスクの有無は、見過ごせない論点になります。

知財リスクが未整理のままだと、「この事業の基盤は安定しているのか？」、「将来、重大な紛争や事業支障が生じないか？」といった疑問を招きやすくなります。ここで重要なのは、個々の知的財産の問題よりも、その問題を把握し、必要な対応を講じているか、そしてそのことを説明できるか、という点です。

一方、M&Aの場面では、知的財産の整理状況は、さらに直接的に企業価値へ反映されます。買い手から見れば、魅力的な技術やブランドがあっても、それが本当に対象企業に帰属しているのか、第三者の承諾なしに移転できるのか、重大な侵害リスクが潜んでいないか、等が分からなければ、安心して高い価格を付けることはできません。場合によっては、買収価格の引下げ、表明保証^[1]、補償条項、追加条件の付加が求められます。最悪の場合、ディールそのものが見送られることもあります。

つまり、IPOとM&Aでは、見られ方こそ異なりますが、知的財産が整理されていない企業のリスクは大きく見える、という点では同じです。結果、このような企業の評価は下がり、M&Aの場合は買収条件が厳しくなります。逆に、知的財産の価値とリスクが整理されている企業は、買い手や投資家、提携先に対して安心感を与えやすくなります。

IPO・M&Aに備え、スタートアップは何から始めるべきか？

最初の一歩として、自社にとって重要な知的財産がどこにあるのかを把握することをおすすめします。

例えば、主要な技術、サービス、ブランド、コンテンツを棚卸しします。そして、自社の何が競争優位の源泉なのか、それを守るためにどのような権利や契約が必要なのかを洗い出します。その上で、創業者間の合意、知的財産の帰属、業務委託先や共同研究先との契約、機密保持体制などを確認していくと、対応できている点、対応できていない点が見えてくるとともに、対応できていない点については優先的に手を付けるべき論点が見えてきます。そして、リスクの高い部分から順に整理していきます。

また、会社名、サービス名、プロダクト名の商標確認も早めに行うべきです。商標の変更コストは、使い始める前よりも使い始めた後の方が高くなるため、後回しにするほど痛手が大きくなります。

同様に、他社権利侵害のリスクについても、事業の中核部分や大型案件に関係する領域から優先的に確認する方が合理的です。すべてを網羅的に確認するよりも、事業に直結するリスクから順に確認していく方が効率的です。

このとき、弁理士や弁護士を単なる出願や契約の依頼先としてではなく、経営判断のための伴走者として使うことが好ましいです。どの知的財産を権利化すべきか、どの知的財産を秘匿管理とするか、どの契約リスクを優先して是正すべきかといった判断は、事業戦略と密接に関わります。知的財産デュー・デリジェンスは、法務や知財の作業とするのではなく、経営の意思決定に結び付けることで意味を持ちます。

知的財産デュー・デリジェンスは企業価値を守る経営実務

IPOでもM&Aでも、会社が何によって価値を生み、その価値をどれだけ安定的に維持できるかが問われます。知的財産デュー・デリジェンスは、その問いに対する準備の一つです。だからこそ、スタートアップは知的財産デュー・デリジェンスを上場直前や売却交渉の直前に慌てて行うのではなく、前倒しで行うべきです。

法律事務所ZeLoには、知的財産デュー・デリジェンスに関する知見を有する弁護士および弁理士が在籍しています。法律事務所ZeLoは、法務・知財のプロフェッショナルとして、貴社のIPOまたはM&Aに向けた取り組みをサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

注釈

[1]契約の一方の当事者が他方の当事者に対して、契約の対象についてのある時点での事実関係または法律関係に関して、その真実性と正確性を表明し、保証することをいいます。