特許の分割出願とは？戦略的活用法と遡及効を失うリスク・回避策を判例で解説

特許の分割出願とは｜制度の概要と出願できる時期

分割出願とは、二以上の発明を含む特許出願の一部を、新たな特許出願として切り出す手続きのことをいいます（特許法44条）。切り出した部分が原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲または図面に記載された事項の範囲内であれば、分割出願の出願日は原出願の出願日まで遡る取扱いとなります（遡及効）。後から出願しても、原出願と同じタイミングで出願していたのと同様の扱いを受けられる点が、この制度の核となります。

分割出願ができるタイミングは限られており、次の3つのいずれかの期間内に行う必要があります。

• 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる期間内
• 特許査定の謄本の送達があった日から30日以内
• 拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内

分割出願は「拒絶理由への守りの一手」として語られることが多くあります。しかし、査定後に権利範囲を広げる、あるいは分割をさらに分割して複数世代にわたる出願群を築く、といった攻めの使い方も実務では珍しくありません。

以下では、この制度を使いこなすうえでのポイントを見ていきます。

分割出願の活用事例①：LINE「ふるふる」訴訟にみる競合製品へのクレームの当て込み

分割出願は、分割要件を満たせば原出願の出願日まで遡って新規性・進歩性が判断されます。つまり、原出願の時点では想定していなかった競合製品が後から市場に出てきた場合でも、その製品の実施態様に即したクレームを、原出願の記載範囲内で新たに立てられれば、遡及効によって「後出し」のクレームが「先に出願していたもの」として取り扱われます。

その一例が、LINE「ふるふる」機能に関する特許権侵害訴訟事件（平成29年（ワ）第36506号）において権利行使された特許（特許第6206897号）です。

この事件では、原告フューチャーアイが2010年9月にPCT出願（優先日は2010年2月）した発明について、以降およそ7年にわたって分割出願を重ねています（その後も継続）。本件特許はその第7世代にあたる分割出願でした。当初のクレームは「所定の地理的エリア内にいる者によるコンタクトの同意が取れた場合にアクセスを許容する」という技術内容でしたが、分割を重ねる過程で、近接した者同士の交流を支援する「位置情報を用いたメッセージ機能」という切り口へと絞り込まれていきます。

そして2017年9月に登録された本件特許のクレームは、「所定時間内に所定距離内にいるユーザー端末を検索し、交流先リストに追加したうえで、メッセージが届いた際にポップアップ通知を行う」という構成になっており、これはLINEの「ふるふる」機能が実際に採用していた仕組みと重なるものでした。

重要なのは、このクレームが一度の出願で完成したわけではないという点です。本件特許の直前の世代にあたる分割出願では、通知に関する限定がやや粗いままでしたが、本件特許ではそこに「一方からの返信にはポップアップ通知を行わない」という限定が新たに加えられています。対象製品の挙動を見極めながら、クレームを微調整したものと推察されます。原出願の記載範囲を超えない限り、こうした後からの調整は認められ、それには遡及効が生じます。

本件は、権利化のタイミングを競合製品の登場後に合わせて設計するという戦略が現実に機能し、侵害が認められた事例です。将来の分割出願で複数の切り口で権利化できるよう、明細書の記載にあらかじめ幅を持たせておくことが、こうした「当て込み」を可能にします。

分割出願の活用事例②：ドワンゴ対FC2訴訟にみる多世代分割と明細書ドラフティング

ドワンゴ対FC2の一連の特許権侵害訴訟も、分割出願が活用された事例です。第1訴訟（令和5年（受）第14号及び同第15号）では、2006年の出願から分割され2011年に登録された特許（特許第4734471号、端末装置側の発明）が使われました。

また、第2訴訟（令和5年（受）第2028号。原審は知財高裁大合議判決令和4年（ネ）第10046号）で用いられた特許第6526304号は、原出願から数えて第8世代にあたる分割出願でした。

しかもこの出願は、第1訴訟で地裁敗訴判決を受けた直後というタイミングで行われ、端末側ではなくシステム側の発明という異なる切り口でクレームを構成し、早期審査によって短期間で権利化されました。訴訟の帰趨や競合の実施態様を見ながら、既存の出願群の中から次の一手となるクレームを作り出しています。これは分割出願を単なる救済手続きではなく、長期の権利戦略ツールとして運用した典型例といえます。

ただしこの運用が成立するのは、原出願の明細書が端末側・システム側という複数の切り口を実質的に開示していたからです。多世代にわたる分割戦略の自由度は、出願時点の明細書の記載の厚みに依存します。将来の分割展開を見据えるのであれば、出願時の明細書ドラフティングの段階で、想定される実施態様や権利化の切り口を複数記載しておくことが、後の世代での選択肢を広げることにつながります。逆に、出願時に単一の実施態様しか記載していなければ、何世代分割を重ねても、そこから引き出せるクレームの切り口には限界があります。

分割要件違反で遡及効を失うリスク：多世代の出願群が連鎖的に新規性を失うおそれ

上述したように、分割出願を上手に使えば、後から登場した競合製品に対しても権利行使の道が開けます。一方、分割出願は、分割要件を満たさなければ遡及効は得られず、無効化されるリスクがあります。多世代にわたる分割に伴うリスクが顕在化したのが、角度調整金具事件（平成25年（ネ）第10098号）です。

この事件では、原出願の明細書に記載されていた「第1アームのケース部に形成されるくさび形窓部」という具体的構成を、分割出願では「くさび形の空間部を形成するくさび面」という抽象化された構成に置き換えていました。裁判所は、これを原出願の当初明細書等に記載された技術的事項の上位概念化であり、原出願の当初明細書等に実質的に記載されているとはいえないと判断し、特許法44条1項の分割要件を満たさない不適法な分割であるとして、出願日の遡及を認めませんでした。

その結果、この特許は現実の出願日（平成21年8月5日）を基準に新規性が判断されることとなり、原出願自体の公開公報（原出願日は平成17年2月25日）が特許法29条1項3号にいう「その出願前に頒布された刊行物」として引用可能になりました。つまり、第三者の先行技術ではなく、自らの原出願の公開公報によって新規性を否定されてしまいました。

この判決は、新規事項の追加によって遡及効を失うと、その分割出願は「原出願の存在それ自体」によって新規性を潰されてしまうことを示しています。そして、これが多世代の分割チェーンの途中で起きた場合、影響はその世代限りにとどまるわけではありません。後続の世代は、不適法となった世代の現実の出願日までしか遡ることができず、同じ原出願の公開公報によって新規性を失ってしまいます（他の事例として、車両誘導システム事件（知財高判令和7年9月8日・令和6年（行ケ）第10086号））。

つまり、世代を重ねて築いてきた出願群が、まとめて無力化されるおそれがあります。したがって、分割出願を行う場合は、「これは親出願の文言そのものか、それとも抽象化・具体化しているか」を意識してクレームを作り込む必要があります。

そして、より安全を期すのであれば、一つの出願を複数の分割出願に分岐させて、チャレンジする系統と、安全に進める系統とを分けておくとよいでしょう。世代を縦に重ねる（子→孫→ひ孫）よりも、原出願や健全な世代から兄弟分割として横に分岐させる方が、連鎖のリスクを遮断できます。

新規事項の判断基準：「新たな技術的事項の導入」と分割出願でつまずきやすい4つのパターン

分割要件を充足するには、そもそも何が新規事項に当たるのかという判断基準を押さえておく必要があります。

現在の実務は、知財高裁大合議判決平成20年5月30日（平成18年（行ケ）第10563号、いわゆるソルダーレジスト（除くクレーム）事件）が示した基準に基づいています。同判決は、「明細書又は図面に記載した事項とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正がこのようにして導かれる技術的事項との関係において『新たな技術的事項を導入しないもの』であるとき」に許容されると判示しました。この基準は、審査基準にも取り込まれています。文言が一致しているかどうかではなく、明細書全体から当業者が読み取れる技術的事項の範囲内かどうかで判断する、というのが基準となります。

この基準を念頭に、分割出願の実務でつまずきやすいパターンを整理すると、次の4つに集約されます。

• 上位概念化：先の判決のように、具体的構成を抽象化した表現に置き換える、あるいは、実施例に一体として記載された構成の一部だけを切り出して限定事項として加える
• 数値範囲の拡張・変更：実施例に記載された個別の数値から、明細書に明示のない中間値などの値をクレームの数値範囲として新設する
• 実施形態の新たな組み合わせ：別々の実施形態としてそれぞれ記載されていた特徴同士を、明細書に記載のない形で組み合わせてクレーム化する
• 課題・効果の後出し：明細書に記載のない課題・効果を書き加える、あるいは、それを前提にクレームを立て直す（意見書で明細書に記載のない効果を主張すること自体は新規事項の問題ではなく、進歩性の判断で参酌されないという別の問題が生じます）

いずれも、原出願の記載を「そのまま使っている」つもりで、実は当業者が読み取れる範囲を超えた技術的事項を持ち込んでしまっているケースです。分割出願のクレームをドラフトする際は、上記4パターンのいずれにも該当しないかを確認する作業を省略しないことが、遡及効を得る確実な方法の一つになります。

特許法50条の2の通知による制約：平成18年改正と分割出願の時期的制限

平成18年改正以前、分割出願ができるのは明細書等について補正ができる期間内に限られており、特許査定後は分割の機会がなく、拒絶査定後も、拒絶査定不服審判を請求して補正ができる期間を確保しなければ分割はできませんでした。平成18年改正はこの制約を緩和し、特許査定謄本の送達から30日以内、および拒絶査定謄本の送達後（当初は30日以内、その後の改正で3か月以内に延長）という新たな分割の機会が設けられました。本記事で紹介した特許査定後・拒絶査定後に発明の切り口を変えて分割するという運用は、この改正によって初めて可能になりました。

ただし、時期的制限の緩和とセットで、審査の引き延ばしを狙った濫用を防ぐ仕組みも導入されました。原出願で既に通知済みの拒絶理由と同一の理由が分割出願にも該当する場合、審査官は特許法50条の2に基づく通知を行い、この場合は最初の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知に対する補正と同様の制限が課されます。時期的制限を緩めた分だけ、その自由度を単なる先延ばし目的で使わせないための手当てが同時に組み込まれています。

分割を重ねる際は、単に権利化時期を引き延ばす目的ではなく、原出願の拒絶理由そのものに対する実質的な反論材料や、クレームの切り口の変更を伴っているかを、その都度確認すべきです。

分割出願の遡及効を出願ポートフォリオで点検する

分割出願を多世代にわたって運用する戦略は、例示した事件が示すように大きな武器になり得る一方、途中の世代で遡及効を一つ失うだけで、その世代以降の出願群が連鎖的に無効になりかねないリスクと表裏一体です。攻めの武器としての側面ばかりが語られがちですが、実際にはその裏側で「新たな技術的事項の導入」という同じモノサシが、世代を重ねるたびに繰り返し問われ続けているという構造を理解しておく必要があります。

すでに複数世代にわたる出願系統を抱えている案件があれば、各世代の記載を原出願まで遡って棚卸しし、どこかに上位概念化や数値範囲の拡張が紛れ込んでいないかを一度点検しておく価値があります。特に長期間にわたって「生かし続けている」出願ほど、担当者の異動や引き継ぎを経て、この種のチェックが漏れやすくなります。

分割出願という強力な武器を真の「攻めの一手」とするためにも、今一度、貴社の出願ポートフォリオにおける遡及効の健全性をチェックしてみてはいかがでしょうか。

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