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商標出願を弁理士に依頼するメリットとは?自社対応における注意点や専門家への依頼の流れも解説

他社の商品やサービスとの識別を可能にする「商標」の登録は、自社のブランドを保護する観点でも重要です。しかし、特許庁への商標出願は、出願する商標と同一または類似の商標がないか、商標権の効力が及ぶ範囲が事業内容をカバーできているかなど検討事項が多数あり、非常に複雑です。正しく商標権の効力が発揮されるためには、専門家である弁理士のアドバイスが欠かせません。今回は、当事務所の弁理士へ依頼した場合の想定の流れを、商標出願の方法や商標出願の特長と合わせて解説します。

商標出願を弁理士に依頼するメリットとは?自社対応における注意点や専門家への依頼の流れも解説
INTELLECTUAL-PROPERTY
PROFILE

Patent Attorney

Takahiro Aoki

林奈々

2017年3月山口大学経済学部経済法学科卒業。2017年4月~2019年4月特許事務所にて商標の出願業務に従事。2019年5月法律事務所ZeLo・外国法共同事業参画。国内外の商標出願、国内外の商標の調査、商標の類否検討、特許庁に対する特許・商標の出願手続き等に関する業務の弁理士補佐を主に担当。

商標権とは

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

商標法 第2条

商標とは、一般的にネーミングやロゴに代表されるように、商品やサービスにおいて、自己と他者のものとの識別を可能にする標章を指します。そして、商標を保護することができる権利のことを、商標権といいます。

商標権は特許庁に商標出願したのち、審査を経て、商標登録料(印紙代)を支払うことで発生します。商標権が発生するとその商標が登録されていることを表す「®(Rマーク)」を商標に付することができます。このマークを付けることで、権利侵害や商標が一般名称化することを事前に防ぐことができます。

商標権の権利範囲・出願方法

商標登録において注意が必要な点として、商標登録したからといって、世の中にあるすべての商品やサービスに対して、他者の使用を防ぐことができるわけではない点があげられます。特許庁が公表している以下の図のとおり、商標が同一・類似であった場合でも、指定する商品・サービスが類似していない場合は、他者の使用を防ぐことができません。

出典:特許庁「商標制度に関するよくある質問」(更新日:2023年3月31日)より引用

商標出願は、定められた様式(商標法施行規則2条)に必要な事項を記入して作成した願書を特許庁へ提出(出願)して行います。その際、商標に関する事項としては、【商標登録を受けようとする商標】、【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】を記載する必要があります。

そしてこの出願時に願書に記載した事項によって商標権の効力が及ぶ範囲(他者の使用を防ぐことができる範囲)が決まります。

商標出願は特許出願などに比べ、願書のページ数や記載事項も少なく、一見自分で作成できそうですが、実際には①商標をどの態様で出願するのがいいのか、②指定商品・指定役務の検討が難しいなど、複雑な検討が必要なことが多いのも事実です。

出典:特許庁「商標登録出願の手続 第一節 願書、申請書の作成方法」(最終閲覧日:2023年11月6日)より引用

【事例あり】商標出願の注意点:商標トロールに巻き込まれることを防ぐには?区分検討のコツ

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商標出願が自力では困難な3つの理由

指定商品および指定役務の選定が複雑

願書に記載する「指定する商品・サービス」は45個の区分に分けられ、さらにそれぞれの商品・サービスの内容に応じた細かい類似群コードが付されています。同じ商品でも「売る場合か」「貸し出す場合か」や用途などによって、区分・類似群コードが異なり、選別が非常に複雑です。45個の区分の違いを正しく理解していないと、出願で指定する商品やサービスに漏れが生じます。

特許庁は願書に記載された指定商品および指定役務の範囲内で出願人が商標を使用するとして、審査を行います。出願人のホームページまで閲覧して、指定商品等の記載が、実際の商品等の内容をカバーできているかまでは審査してくれません。そのため、商標登録されたとしても、実際の事業内容が正しくカバーされた商標権となっていない可能性もあります。

類似商標の調査が困難

上記の特許庁が公表している図のとおり、「商標」が同一・類似、「指定する商品・サービス」が同一・類似している場合は他者の権利を侵害していることになります。万が一、他者と同一・類似商標を出願した場合、出願内容が公開されているため、冒認出願などとして炎上する可能性もあり、レピュテーションリスクの観点からも注意が必要です。

そのため、同一・類似商標が他にないか、出願前の調査が大切です。加えて、特許庁の審査には、出願から約6~8カ月かかるため、出願前調査をしてから事業を進める方が、途中で同一・類似の商標がある事が判明し、商標を変更せざるを得なくなる事を防げ、安心です。

類似商標の調査は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する「特許情報プラットフォーム」を使用すれば、誰でもできます。しかし、類似商標かどうかの見極めは、審査基準を理解した上での判断が必要となります。弁理士に依頼した場合でも、10日以上かかることもあるなど、判断は非常に困難です。そのため、人的リソースが限られている場合、自社だけではスピーディーな対応は難しいと考えられます。

商標出願をして終わりではない

商標登録は、出願をして終わりではありません。出願後、特許庁から応答期限のある書面(拒絶理由通知や登録査定)が発送されます。そして、その書面に記載された期限内に、所定の書面を提出する必要があります。提出を怠ると出願が拒絶や却下されてしまう可能性もあります。

また、登録後も10年単位で更新することができるので、その期限管理も行う必要があります。

つまり、商標出願は出願して終わりではなく、その後の特許庁とのやりとりや応答期限・更新期限を管理する必要があります。 自社で期限を管理していて、担当者が代わるときに引継ぎがうまく行かなかったり、他の業務が忙しくて期限を落としてしまったりする例もありますので、要注意です。

出典:特許庁「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」(更新日:2023年4月10日)の図をもとに筆者作成

商標登録料などについては以下の記事で解説していますので、ご参照ください。

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知財戦略のコストに大きな影響!令和4年4月1日より特許料・商標登録料・国際出願関係手数料(印紙代)が改定

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商標出願を弁理士に依頼した場合

ご依頼者様法律事務所ZeLo
30分程度のWEBミーティング30分程度のWEBミーティング
商品及び役務検討・お見積り(3営業日)
依頼指示
調査・願書作成(3営業日)
出願指示
出願(即日)

当事務所にご依頼いただいた場合は、上記の流れで出願まで進み、最初のWEBミーティングから1週間ほどで出願することができます。コミュニケーションツールも、メール以外にSlack、Chatwork、 Facebook Messenger、LINEなどご都合の良いチャットツールをご指定いただけるため、スピーディーな対応が可能です。このご都合の良いツールをご指定いただけるサービスは、無駄なやり取りが減らせる、質問がしやすいなど、大変ご好評いただいています。

STEP 01 (ご依頼者様・ZeLo)WEBミーティング(30分程度)

主に、出願したい商標とその商標を使用する商品・サービスの内容について弁理士・パラリーガルがヒアリングします。
ヒアリングをもとに、「どの商品・どのサービスを指定して出願するか」を検討するため、非常に重要なプロセスです。

また、今後のサービス展開や海外展開を見越した内容での商標出願も可能です。今後使用態様やサービスが変わる予定があれば、それらを踏まえて「商標」「区分・類似群コード」を検討する必要があります。そのため、今後のサービス展開などもお聞かせください。

なお、商標を使用する商品・サービスの内容についての資料があれば、ミーティング前に共有いただくとスムーズです。

STEP 02 (ZeLo)商品及び役務検討・お見積り(3営業日~)

ヒアリング内容をもとに、弁理士が「どの商品・どのサービスを指定して出願するか」を検討します。

特許庁に支払う印紙代(出願料)・当事務所手数料は、区分数で変動するため、検討を行ったあと見積書をお出しします。商標を使用する商品・サービスが多岐にわたり、区分数が多くなる場合は、区分ごとに優先順位を付け、最小限の区分で出願する際と、最大限の区分で出願する際の2パターンの見積書を出すことが可能です。

STEP 03 (ご依頼者様)依頼指示

見積書をご確認後、依頼指示をいただきます。

STEP 04 (ZeLo)調査・願書作成(3日営業日~)

【調査】

商標出願後、特許庁の審査には約6~8カ月かかるため、出願前に今後の登録可能性についてきちんと調査し、登録の可能性が高い商標を出願することをおすすめしています。

商標登録の要件が満たされているかや、既に出願・登録されている商標を調べて、同一・類似の商標が既に出願されていないかを調査いたします。そして、当事務所の知見に基づき検討・判断し、調査報告書を作成します。

調査報告書では、以下の4点を中心に報告します。

  • 使用可能性・登録可能性の評価:一目で使用可能性・登録可能性が分かるようにパーセンテージでお伝えします。
  • 先行商標の有無・先行商標に対する具体的評価:区分ごとに先行商標の有無を列記します。先行商標に対し、称呼(=読み方)・外観(=見た目)・観念(=生じる意味合い)の多面的な観点から具体的な評価を行います。
  • 識別力に関する評価:商標が、「自社の商品・サービスと他者の商品・サービスを区別する力」を持っているかなど、登録要件に該当しているかどうかを評価します。
  • 上記を踏まえたコメント:上記の評価結果を踏まえ、出願すべきかどうかなど総合的なコメントを提供します。
調査報告書(総合結果)の例
調査報告書(第9類)の例

願書】

調査の結果、登録可能性が高ければ特許庁に商標出願する際の書面の作成をします。

ロゴには、シンボルマーク・ロゴタイプ・ロゴマークとロゴの種類が分かれており、ロゴを商標登録出願する場合は4つの出願方法があります。

特許庁長官があらかじめ定めた文字書体による、文字のみで構成された出願「標準文字制度」を使用した商標出願以外は、ロゴの画像データが必要です。

商標登録を受けようとする際の、画像の最大のデータサイズは以下が良いと言われています。

JPEG
(フルカラー)
1181×1181ドット
GIF2362×2362ドット
出典:特許庁が提供する電子出願ソフトサポートサイト「イメージファイルの規定」(最終閲覧日:2023年11月6日)の図をもとに、筆者作成

STEP 05 (ご依頼者様)出願指示

当事務所が作成した調査報告書・願書をご確認いただき、問題がなければ出願のご指示をいただきます。

STEP 06 (ZeLo)出願(即日)

出願のご指示をいただければ、最終チェック後、最短期間で出願します。指示が営業時間内(10:00~18:00)であれば、その日中の出願も可能です。

商標出願を弁理士に依頼するメリット

出願内容の正確性

商標出願の願書は、記載内容も少なく、一見自分でもできそうに見えますが、願書の記載事項は商標権の権利が及ぶ範囲に直結するため、見よう見まねで作成すると、権利をとっても権利が及ぶ範囲が実際に行っている事業内容とずれたものになってしまう可能性があります。

当事務所では、最初のヒアリングにより、現在の事業内容や今後の展望を把握するほか、ホームページ、商品・サービスの内容についての資料、同業他社の登録商標・指定商品および指定役務まで確認したうえで出願内容を検討しています。

今後事業を進めていくうえで、保護すべきものが正しく守られるよう、サポートします。

調査の高い精度

特許庁の審査・登録完了までには出願後約6~8カ月かかるため、出願前にどの程度登録可能性があるかを調査することは重要です。

先行登録商標の調査に使用するデータベース(独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する「特許情報プラットフォーム」)は誰でも使用できますが、先行登録商標と出願予定の商標との類似の判断には、特許庁の商標審査基準や近年の審査傾向などの理解が必要となり、類否を判断することは非常に困難です。当事務所は、先行登録商標の有無、先行登録商標との具体的な類似判断の評価、登録要件に該当するかどうかの判断(識別力の判断)まで、スピーディーに細かく調査するため、依頼いただくことで社内の工数を大幅に減らすことが可能です。

また、当事務所では近年の審査傾向の調査や、登録予定の商標について同一・類似と判断された場合の反論の要素の検討など、弁理士の知見に基づいたアドバイスも可能です。

戦略的な商標登録を

自己の商品やサービスを世の中に認知してもらうためには、ネーミングやロゴを定め、適切に商標登録をし、保護したうえで、使用することが大切です。今後の展開を含めた長期的な視点での商標の選定や、適切な商品・サービス区分の選定が必要です。

当事務所の知的財産チームでは、貴社のビジネスを長期的に見て「取得すべき商標は何か」、「商標権の効力が適切に発揮される商品・サービス区分は何か」などを、スピーディーに細かくアドバイスします。自社の知的財産戦略を見直したいという方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください 。

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