スタートアップが特許出願を検討する際に最低限押さえておくべき留意点は？メリットは？弁理士が解説

スタートアップ企業における知財戦略の難しさ

Tech系スタートアップ企業にとって、その企業価値を向上させるために知財戦略が重要であることに異論はないものと思われますが、はたして、知財戦略とはなにか？を明確に答えることは難しいように思えます。

「IPランドスケープ」「オープン・クローズ戦略」などの言葉は耳にするものの、自社の知財戦略にそれらをどのように取り込んで活用していけばよいのかイメージがわかず、新サービスを開発するからとりあえず特許でも取得しておこうか、という思考になるのが自然であるように思われます。知財戦略を進めるにあたってこれらの手法を活用した方がよいものの、知財活動に割けるリソースが限られているスタートアップ企業にとっては、高度な手法を活用して知財活動を進めるのは現実的ではないのも事実です。

本記事では、スタートアップ企業が事業活動を進めるにあたって知財リスクを回避するために最低限実施すべき活動について解説していきます。

スタートアップ企業が特許出願をする前に考えるべきこと

他社特許の侵害リスク

新しいサービスを開発したスタートアップ企業様から特許出願のご相談をいただくことがあります。企業様からすれば、自ら開発されたサービスであり、今まで類似のサービスを「見たことがない」ということでサービスのリリースに向けて動いているわけです。

しかし、ここで一度立ち止まって、知財について検討していただく必要があります。それは、他社の特許の侵害リスクについてです。世の中に自社が開発した新規サービスと類似のサービスが普及しているか否かにかかわらず、すでにそのサービス（技術）に関する特許が取得されている場合があります。仮に、新たに開発するサービスが他社特許に抵触する場合、他社から差し止め、損害賠償等を求められて訴訟に発展する可能性があります。仕様変更等により抵触を回避したり、ライセンスを受けて事業を継続したりすることができればまだよい方で、サービスを停止せざるを得なくなる場合もあります。これは、スタートアップ企業とっては致命的です。

したがって、新規サービスのリリースに際してなるべく早い段階で他社特許の非侵害調査をすることをおすすめします。他社特許の非侵害調査では、自社のコア技術を中心に調査すべきですが、可能であれば周辺技術もあわせて調査することが望ましいです。思わぬ落とし穴に足を取られるリスクを軽減することができます。なお、リスクを減らそうとすればするほど調査に膨大なリソースを割く必要が出てくるので調査対象や調査の進め方も検討する必要がありますが、まずは、競合企業を何社か特定して、その企業の特許を調査することから始めてみるのも一案です。

特許取得の可能性

他社特許の非侵害調査とは別に、特許出願前に自社が開発した技術の特許取得可能性を判断するために、先行技術調査をする場合があります。非侵害調査が他社特許の権利がどのようなものかという観点で行われるのに対し、先行技術調査は、世の中にどのような技術が公開されているかという観点で行われます。先行技術調査は、日本の特許文献に限らず、外国特許文献、技術論文、ネット情報を含むあらゆる公知の情報について調査される場合があります。

これにより、特許取得可能性を精度よく判断することができます。ただし、先行技術調査にはあまりコストをかけるべきではなく、簡易的に行えば十分です。特許が取得できるかどうかはある程度のコストをかけて出願してみればわかるからです。

一方で、他社の特許取得を阻むことを目的として先行技術調査を行うことがあります。例えば、公開公報に記載されたクレーム（権利範囲）で他社に特許を取得されると自社の事業に影響を与えると判断される場合、上述したように外国特許文献等を含めて幅広に先行技術調査を行って、特許庁に情報提供をすることがあります。他社によって特許が取得されることを阻むことが目的である以上、この場合はある程度コストがかかることは否めません。

技術動向調査

上記２つの調査に加え、技術動向調査も事業を強力に進めるうえでは活用すべき調査です。技術動向調査は、特定の技術分野における技術の推移、トレンド等を把握するための調査です。例えば、特許庁では、毎年、いくつかの技術分野における技術動向調査を実施して調査内容を公開しています[1]。
特許庁によって実施される調査と同等の調査を行うことは現実的ではありませんが、自社の事業に関する特定の技術分野において、いつ、だれが、どのくらい、特許を出願しているかを把握することは重要です。技術動向調査を行うことによって、例えば、新たな競合が発見できたり、業界で注目されている技術などを把握したりすることができます。これらの情報は、自社がこれから特許の出願を含め事業をどのように展開していくのかの戦略を立てるうえで重要な情報となります。

[1] https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html

侵害発見の可能性にもとづく出願戦略

特許を取得する目的は企業によって様々です。例えば、スタートアップ企業は、特許を取得することにより事業の継続可能性をVC等にアピールしたり、消費者に特許技術であることアピールすることによってマーケティングに利用したりすることがあります。しかし、特許権は独占排他権といわれるとおり、発明を独占して実施することが基本的な活用方法かと思います。そこで、どのような方針で特許を取得すべきかについてお伝えします（ただし、出願戦略は各企業の事業戦略に基づいて策定されるものであり、ここでご紹介するのは一例にすぎません）。

まず、特許を取得できても他社が特許技術を実施しているか否か発見できなければ他社の実施を止めることはできません。例えば、特殊材料の製造方法について特許を取得しても、他社が自社の特許技術を利用しているか否かは、他社の工場内に入らなければわかりません。そのため、物の製造方法などは、特許出願せず、ノウハウとして管理する場合があります。これにより、他社によって自社技術の模倣が行われるリスクを回避することができます。ただし、学会などにおいて論文発表がおこなわれることが予定されている場合や、他社もすぐにその製造方法を思いつきそうな場合などは、物の製造方法であっても特許出願をしておく場合もあります。

また、SaaS系のサービスを提供する企業において、サーバ内部の処理について特許を取得しても、内部処理については外からは見えにくく、侵害発見の可能性は高くはありません。この場合、サーバ装置の内部処理よりも、入力される情報および出力される情報で発明を特定することが重要となります。これにより、活用しやすい、すなわち、侵害発見の可能性が高い特許を取得することができます。

出願後に留意すべきこと

プロダクトを改良した場合

プロダクトのリリース前に当該プロダクトをカバーする特許の出願を完了させれば、一旦、一安心ということになります。しかし、プロダクトはリリース後に改良されることが往々にしてあります。例えば、アプリケーションの仕様変更、UI/UXの変更、内部処理のロジックの変更、機能追加などが行われます。この場合であっても、先に完了させた特許出願において、改良・変更・機能追加後の技術もカバーできていればよいのですが、プロダクトリリース前には着想すらなく、先の特許出願の明細書には改良技術等については記載していない場合もあります。

この場合、改良機能・追加機能を先の出願に含めるための手続きがあります（厳密には先の出願とは別の出願に関する手続きですが、ここではその説明は割愛します）。このような手続きを行うことにより、追加された機能等を含めて特許の取得を目指すことができます（ただし、この手続きについては、先の出願から１年以内に限られます。）。

マーケティングへの活用

先に述べたとおり、特許の出願および特許取得には、様々な目的があります。その目的の一つは、マーケティングに活用することです。例えば、新たなアプリケーションを開発した場合にプレスリリースなどで「特許出願済み」などと謳うことによって、対外的に技術力をアピールすることができます。これが、結果として、他社を牽制することにつながる場合もあります。したがって、特許出願を行った場合は、事業領域によっては積極的にアピールすることが有効です。

権利後の流れと分割出願の活用

特許庁における審査を経て特許査定となり、登録料を納付すると特許が登録されます。つまり、特許権を取得することができます。しかし、特許庁での審査過程において、当初目指していた権利範囲で特許を取得できるとは限りません。また、出願当初の明細書には複数の実施形態が記載されており、別の観点での権利を取得できる可能性もあります。この場合、分割出願という手続きを行うことにより、先に取得した権利範囲とは異なる権利の取得を目指すことができます。場合によっては、権利範囲を拡張できることもあります。

また、分割出願は、出願の係属状態を維持できるので他社に対する牽制効果があります。つまり、出願の係属状態が維持されていると、競合他社にとっては、その出願がどのような権利となるのか分からないが抵触の可能性が残っている状態となります。したがって、他社は不用意に事業を進められなくなります。この分割出願は様々な業界で多用されている手続きです。

なお、ここでの詳細な説明は割愛しますが、自社で特許が取得できたとしてもこの特許が他社の権利範囲に含まれるケースがあります（利用発明といいます。）。この場合、自社の権利の範囲内の発明の実施が他社の権利によって制限されることがあります。このことからも、競合他社がどのような特許を主としているかを注視することは重要です。

スタートアップの出願戦略や知財戦略にお悩みの場合は専門家へ

今回は、主に特許の出願戦略について解説しましたが、知財戦略は、特許に限らず意匠・商標、著作権、さらには、契約等も含めて策定されるべきものです。しかし、スタートアップ企業が専任の知財担当者を採用することは必ずしも容易ではなく、戦略策定にリソースを割くことは現実的ではないかもしれません。この場合、少なくとも上述した活動を行うことにより、事業を進めるうえで生じうる知財リスクを回避する可能性を高めることができます。企業価値の向上を目指してぜひ知財の活用をお勧めします。

法律事務所ZeLoの知財部門では、特許出願に限らず、特許出願・活用戦略、出願前の調査や侵害調査、企業内部で行われた発明の取扱いを定める職務発明規程の作成、出願管理業務・そのノウハウの提供、特許紛争まで、企業の知財部として必要とされる様々な業務をワンストップで対応します。自社の知財業務で気になることがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。