米国の商標調査はどこまで必要？―3倍賠償リスクと判例から見る実務対応

米国商標法の「3倍賠償」とは

米国の商標法であるランハム法では、商標権侵害が認められた場合、一定の条件のもとで損害賠償額が最大3倍に増額されることがあります。

この3倍賠償には、大きく分けて次の2つの仕組みがあります。

一般的な商標侵害の場合（ランハム法35条(a)項）

登録商標だけでなく、未登録商標や商品の形状・包装などのトレードドレスを侵害した場合にも、裁判所は事案の事情に応じて、損害賠償額を最大3倍まで増額することができます。

ただし、増額は裁判所の裁量によるものであり、侵害が認められれば必ず3倍になるわけではありません。また、弁護士費用の負担が命じられるのは、例外的な事案に限られます。

登録商標の模倣標章を故意に使用した場合（ランハム法35条(b)項）

連邦登録商標と同一又は実質的に見分けがつかない模倣標章（counterfeit mark）を、それが模倣標章であると知りながら商品の販売等に使用した場合などには、酌量すべき事情がない限り、被告利益又は損害額のいずれか大きい方の3倍と合理的な弁護士費用の支払が義務づけられています。この規定は、原則として連邦登録商標の模倣を対象としており、未登録商標の侵害には適用されません。

このように、35条(b)項は原則として連邦登録商標の模倣を対象としますが、35条(a)項に基づいて損害賠償額が増額される可能性があります。

では、こうした損害賠償のリスクを事前に把握するためには、どこまで商標調査を行う必要があるのでしょうか。

連邦登録・出願の調査だけで十分か

米国特許商標庁（USPTO）の登録・出願情報を調査することで、先行する連邦登録商標や出願中の商標との抵触リスクをある程度把握することができます。

しかし、米国では、商標を実際に使用することで権利が発生するため、連邦登録されていない商標（いわゆるコモンロー商標など）も数多く存在します。こうした未登録商標は、USPTOのデータベースだけでは把握できません。

そのため、米国で新しいブランドを使用する際には、連邦登録・出願だけでなく、州の商標登録や市場での使用実態なども調査対象とすることが重要です。

調査の省略は「悪意」の証拠になるか

商標調査を十分に行わず、結果として他社の商標権を侵害してしまった場合、調査を怠ったこと自体が「悪意」の証拠となり、損害賠償額の増額につながるのでしょうか。

米国では、この点について複数の連邦控訴裁判所（巡回区控訴裁判所）が判断を示しています。商標調査を行わなかったことが不利に評価される場合がある一方、単に調査を怠っただけでは悪意を認めることはできないとする判例もあります。

以下、主な判例を紹介します。

第2巡回区（ニューヨーク州など）

International Star Class Yacht Racing Ass’n v. Tommy Hilfiger, 80 F.3d 749 (2d Cir. 1996)は、衣料品ブランドのTommy Hilfiger社が、ヨット競技団体の未登録商標「STAR CLASS」を衣料品に使用した事件です。

同社は、商標の採用前に連邦登録・出願に限定した簡易調査を行っていましたが、弁護士から勧められたフル調査は実施していませんでした。また、訴訟提起後も商品の販売を継続していました。

第2巡回区は、こうした事情を悪意の判断において考慮すべきであるとして、悪意がないことを前提に利益返還や弁護士費用を認めなかった地裁の判断を取り消し、差し戻しました。

一方、その後のSavin Corp. v. Savin Group, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004)では、商標調査を行わなかったという事実だけでは悪意を証明できないと判断されています。

つまり、第2巡回区では、フル調査を行わなかったことだけで悪意が認定されるわけではなく、弁護士の助言を無視したかどうかなど、具体的な事情を総合的に考慮して判断する立場をとっています。

第3巡回区（ニュージャージー州など）

Lontex Corp. v. Nike, 107 F.4th 139 (3d Cir. 2024)は、Nike社が事前の商標調査を行わず、他社の登録商標「COOL COMPRESSION」を自社商品の名称等に使用した事件です。

Nike社には商標調査に関する社内ルールがありましたが、商標採用前に調査を行っていませんでした。しかし、第3巡回区は、Nike社が当初、相手方商標の存在を知らなかったことなどから、調査を怠ったという単なる不注意だけでは、他社の信用に便乗する意図があったとはいえないと判断しました。

一方、Nike社は、商標権者から警告を受け、社内の法務部門から使用停止を指示された後も、使用を継続していました。そのため、裁判所は故意侵害の認定を支持し、損害賠償額を14万2,000ドルから42万6,000ドルに増額した地裁の判断も維持しました。

つまり、第3巡回区では、商標調査を怠ったことだけでは他社の信用に便乗する意図を認められないものの、侵害を認識した後の対応によっては故意侵害が認定され、損害賠償額の増額につながると判断しています。

第4巡回区（バージニア州など）

George & Co. v. Imagination Entertainment, 575 F.3d 383 (4th Cir. 2009)は、サイコロゲームについて、他社の登録商標「LCR」と類似する「LEFT CENTER RIGHT」という名称を使用したことが問題となった事件です。

原告は、被告が事前に商標調査を行わず、弁護士にも相談していなかったことから、悪意があったと主張しました。しかし、第4巡回区は、被告が他社の信用に便乗しようとした証拠はなく、「LEFT CENTER RIGHT」という名称はゲームの遊び方を説明するものであることなどから、商標調査を行わなかったことは、せいぜい不注意を示すにすぎないと判断しました。

つまり、第4巡回区では、商標調査を行わなかったことだけでは、他社の信用に便乗し、消費者に混同を生じさせる意図があったとは認められないと判断しています。

第10巡回区（オクラホマ州など）

King of the Mountain Sports v. Chrysler, 185 F.3d 1084 (10th Cir. 1999)は、「King of the Mountain」という文字を含むロゴを商標登録していたアウトドア衣料品メーカーが、Chrysler社らによるスキー大会の名称への同じ言葉の使用について、商標権侵害を主張した事件です。

原告は、Chrysler社らが事前にフル調査を行わなかったことから、他社の信用に便乗する意図があったと主張しました。

しかし、第10巡回区は、Chrysler社らが原告の商標を知らず、スキー大会で頂点を競うという意味で「King of the Mountain」という名称を採用したことなどから、他社の信用に便乗する意図は認められないと判断しました。

つまり、第10巡回区では、フル調査を行わなかったという事実だけでは、他社の信用に便乗する意図があったとは認められないと判断しています。

判例から読み取れること

これらの判例から、商標調査を行わなかったという理由だけで、直ちに悪意が認定され、3倍賠償を命じられるわけではないことが分かります。

しかし、これは商標調査を行わなくても問題ないという意味ではありません。

調査を行わなければ、他社の先行商標を見落とし、知らないうちに商標権を侵害してしまうリスクがあります。また、弁護士からフル調査を勧められていたのに実施しなかった場合や、商標権侵害の警告を受けた後も使用を継続した場合などには、裁判で不利に評価される可能性があります。

つまり、調査を省略したこと自体が直ちに3倍賠償につながるわけではありませんが、調査の省略によって侵害のリスクが高まり、その後の対応も含めた事情によっては、損害賠償額の増額につながる可能性があるということです。

州法にも3倍賠償のリスクがある

米国では、連邦法だけでなく、州法に基づいて3倍賠償が命じられる場合もあります。

例えば、ノースカロライナ州では、不公正・欺瞞的取引行為法（N.C. Gen. Stat. §75-1.1、§75-16）に違反して損害が生じた場合、原則として損害額が3倍となり、必ずしも故意や悪意は必要とされません。

実際に、Belk v. Meyer, 679 F.3d 146 (4th Cir. 2012)では、未登録のトレードドレスをめぐる損害額42万ドルが、同州法に基づき126万ドルに増額されました。

ただし、商標権侵害が直ちに州法違反となるわけではなく、要件も州ごとに異なります。そのため、米国で商標を使用する際には、連邦法だけでなく、進出先の州法にも注意が必要です。

日本企業の実務対応―米国商標調査の選び方

商標調査の3つの選択肢と費用

米国での商標調査には、調査範囲や費用に応じて、主に次の3つの選択肢があります。

Knockout Search（ノックアウト調査）

連邦登録・出願を中心に、同一又は類似する商標の有無を簡易的に調査する方法です。比較的低コストで実施でき、複数の商標候補を絞り込む初期段階に適しています。

In-house Search（インハウス調査）

米国代理人が連邦登録・出願を対象に、より広い範囲で類似商標を調査する方法です。必要に応じてインターネット上の使用状況なども確認します。費用は一般的にノックアウト調査とフル調査の中間程度ですが、未登録商標を十分に把握できるとは限りません。

Full Search（フル調査）

連邦登録・出願に加え、州の商標登録、商号、未登録商標の使用状況などを幅広く調査する方法です。通常、最も費用が高くなりますが、重要なブランドを米国で本格的に展開する際には、特に推奨されます。

警告を受けた場合の初動

Lontex事件が示すように、損害賠償額の増額につながる故意侵害の認定は、商標調査を行わなかったことよりも、警告を受けた後の対応によって左右されることがあります。

第3巡回区は、商標権者からの警告に応じるかどうかは被告の自由であるものの、応じない場合には、自社に使用する正当な権利があると信じる善意に基づくものでなければならないとしています。そのため、警告書を受け取った場合は放置せず、速やかに米国弁護士に侵害の有無を検討してもらうことが重要です。

また、使用の中止を決めた場合は、その指示が実際に徹底されているかを確認する必要があります。Lontex事件では、Nike社の法務部門が速やかな使用の中止を指示したにもかかわらず、カタログでは1年以上使用が続き、社内資料（テックシート）から削除された形跡もありませんでした。さらに、販売店に事情を伝えないまま約2年間商品の供給を続けたことから、販売店による侵害についての責任（寄与侵害）も認められています。

自社のウェブサイトやカタログだけでなく、社内資料や、販売代理店・小売店の商品ページまで含めて、使用の中止を徹底することが求められます。

※なお、各調査の名称や調査範囲は米国代理人によって異なり、いずれの調査でも侵害リスクを完全に排除できるわけではありません。

米国商標調査の範囲は費用とリスクで判断する

米国でどこまで商標調査を行うかは、最終的には費用とリスクのバランスを踏まえた企業の判断となります。

Epstein氏は、「自分の会社であれば調査費用を払う。第三者から商標権侵害を主張された場合、その対応に要する費用は、事前の調査費用をはるかに上回る可能性がある」と述べています。米国で重要なブランドを展開する際には、事前の調査費用だけでなく、調査を省略した場合のリスクも十分に考慮することが重要です。

最後に、本記事のもととなる貴重な分析をご提供いただき、日本語での紹介を快諾くださったBrian Epstein氏に深く感謝申し上げます。

法律事務所ZeLoでは、海外の商標調査・出願について現地代理人と連携して対応しています。

なお、本記事は2026年10月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の案件については米国弁護士等の専門家への確認が必要です。